Das Oberlandesgericht Wien fasst als Rekursgericht *** in der Markenschutzsache der Antragstellerin *** gegen die Antragsgegnerin *** , wegen Widerspruchs gegen die internationale Wortbildmarke IR 1772207, über den Rekurs der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 2.4.2025, IR 203/2024, in nicht öffentlicher Sitzung den
B e s c h l u s s :
Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.
Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.
Der ordentliche Revisionsrekurs ist zulässig .
B e g r ü n d u n g :
Die Antragstellerin erhob am 25.4.2024 Widerspruch gegen die Zulassung der zugunsten der Antragsgegnerin vorgenommenen internationalen Registrierung der Wortbildmarke bella (IR 1772207 [Basismarke: in Polen angemeldet unter der Nr. Z.559932], in der Folge: angegriffene Marke), die am 25.1.2024 im Veröffentlichungsblatt des Internationalen Büros der World International Property Organization (WIPO) veröffentlicht wurde. Begründend führte sie aus, es bestehe Verwechslungsgefahr mit der zugunsten der Antragstellerin bereits am 2.5.2001 registrierten und daher den früheren Rang genießenden Wortmarke BELLAWA (UM 001176270; in der Folge: Widerspruchsmarke).
Die Rechtsabteilung des Patentamts erließ mit Beschluss vom 18.6.2024 in Bezug auf die angegriffene Marke eine vorläufige Schutzverweigerung. Begründend wurde darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung auf dem Widerspruch der Antragstellerin beruhte und dass sich dieser Widerspruch auf deren prioritätsältere Marke UM 001176270 stützte. Gleichzeitig wurde der Antragsgegnerin die Möglichkeit eingeräumt, sich bis zum 18.10.2024 zu äußern.
Dieser Beschluss wurde dem Internationalen Büro der WIPO übermittelt, die ihn der im Register der WIPO eingetragenen Vertreterin der Antragsgegnerin, *** , am 3.7.2024 via E-Mail zustellte (siehe die auf Anfrage des erkennenden Senats erteilten Auskünfte des Patentamts vom 15.9. und 6.10.2025 und die daran angeschlossenen Informationen der WIPO).
Nachdem die Äußerungsfrist ungenützt verstrichen war, gab die Rechtsabteilung des Patentamts mit dem nun angefochtenen Beschluss , der der Antragsgegnerin am 30.4.2025 zugestellt wurde (Auskunft der WIPO vom 17.6.2025), dem Widerspruch statt und bestätigte die vorläufige Schutzverweigerung. Begründend stütze sich die Behörde auf § 29b Abs 1 MSchG.
Dagegen wendet sich der vorliegende, fristgerechte Rekurs der Antragsgegnerin, der – inhaltlich – aus den Gründen der Mangelhaftigkeit des Verfahrens und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung darauf abzielt, die bekämpfte Entscheidung aufzuheben und die Rechtssache zur Verhandlung und Entscheidung über den Widerspruch an das Patentamt zurückzuverweisen.
Die Antragstellerin stellt in ihrer Rekursbeantwortung den Antrag, diesem Rechtsmittel nicht Folge zu geben.
Der Rekurs ist nicht berechtigt.
1. Allgemeine Grundsätze:
1.1. Zu beachten sind in einem ersten Schritt die für das gegenständliche Verfahren relevanten völkerrechtlichen Normen.
1.1.1. Österreich und Polen sind Vertragsparteien sowohl des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA; BGBl 1973/400 idgF; Beitritt Polens: BGBl III 1997/100) als auch des Protokolls zum Madrider Übereinkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, manchmal auch PMMA; BGBl III 1999/32 idgF; Beitritt Polens: BGBl III 1999/54). In den Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten findet daher gemäß Art 9 sexies Abs 1 lit a MMP (idF BGBl III 2008/88) – abgesehen von im gegenständlichen Verfahren nicht relevanten Ausnahmen – nur das MMP Anwendung. Eine solche Beziehung liegt dann vor, wenn einer der genannten Staaten der Ursprungsstaat ist, wo die einer internationalen Registrierung zugrunde liegende Basismarke angemeldet wurde, während der andere Staat als Bestimmungsstaat fungiert, wo der Schutz dieser international registrierten Marke angestrebt wird. Das ist im gegenständlichen Verfahren der Fall.
1.1.2 Gemäß Art 5 Abs 1 MMP sind die für die Markenregistrierung zuständigen nationalen Behörden zu der Erklärung befugt, dass dieser Marke der Schutz in ihrem Hoheitsgebiet nicht gewährt werden kann. Aus Abs 5 leg cit geht hervor, dass das sowohl für endgültige als auch für vorläufige Schutzverweigerungen gilt.
1.1.3. Regel 17 Abs 1 lit a) der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum MMA und zum MMP (BGBl III 2020/34 idgF; in der Folge: AusführungsO) ermächtigt die Behörden zu einer bloß vorläufigen Schutzverweigerung ua dann, wenn gegen die Registrierung ein Widerspruch erhoben wurde. Gemäß Abs 1 bis 3 leg cit hat die Behörde dem Internationalen Büro der WIPO eine solche Entscheidung samt näher bezeichneten Informationen mitzuteilen. Dazu zählen insb gemäß Abs 2 lit v) leg cit alle Gründe, auf die sich die vorläufige Schutzverweigerung stützt, mit einem Hinweis auf die wesentlichen einschlägigen Gesetzesbestimmungen und gemäß Abs 2 lit vii) leg cit die dem Gegner des Widersprechenden eingeräumte Äußerungsfrist. Die Zustellung einer Kopie oder Gleichschrift des Widerspruchs ist hingegen nicht vorgesehen. All diese Informationen hat das Internationale Büro dem Inhaber gemäß Abs 4 leg cit zuzustellen.
1.1.4. Nach Ablauf des innerstaatlichen Verfahrens muss die nationale Behörde gemäß Regel 18 ter Abs 2 und 3 AusführungsO dem Internationalen Büro mitteilen, ob die vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen oder bestätigt wird. Auch diese Entscheidung ist dem Inhaber der Marke gemäß Abs 5 leg cit vom Internationalen Büro zuzustellen.
1.1.5. Präzisierend normiert Regel 3 Abs 5 lit b AusführungsO, dass alle an den Markeninhaber gerichteten Schriftstücke seinem im Internationalen Register eingetragenen Vertreter zuzustellen sind, sofern in dieser Verordnung nicht ausdrücklich eine Zustellung – auch – an den Inhaber angeordnet wird. Alle an den Vertreter gerichteten Schriftstücke sind ihm gemäß Punkt 42. des WIPO Guide to the Madrid System: International Registration of Marks under the Madrid Protocol (2024; abrufbar unter ) aus-schließlich via E-Mail zuzustellen.
1.2. Für die österreichische innerstaatliche Umsetzung der ad 1.1. dargestellten völkerrechtlichen Normen ordnet § 2 Abs 2 MSchG an, dass dieses Bundesgesetz sinngemäß für Markenrechte gilt, die für das Gebiet von Österreich auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen erworben werden.
1 . 2.1.Der in § 2 Abs 2 MSchG normierte Grundsatz gilt auch für das in den §§ 29a – 30 MSchG geregelte Widerspruchsverfahren.
1 . 2.2. § 29a Abs 2 MSchG regelt die Frist für Widersprüche, die sich gegen international registrierte Marken wenden, abweichend von dem für nationale Marken geltenden Abs 1 leg cit.
1.2.3.Gemäß § 29b Abs 1 Satz 1 MSchG ist der Markeninhaber über alle fristgerecht eingelangten Widersprüche in Kenntnis zu setzen, und es ist ihm zur Erstattung einer schriftlichen Äußerung eine angemessene Frist einzuräumen. Diese Bestimmung ist bei Widersprüchen, die sich gegen international registrierte Marken wenden, in Zusammenschau mit den relevanten völkerrechtlichen Normen, insb mit Art 17 AusführungsO, auszulegen, der präzisiert, welche Informationen dem Gegner des Widersprechenden in diesem Verfahrensstadium auf welche Weise zuzustellen sind (siehe oben ad 1.1.3. iVm 1.1.5.).
1.2.4.Gemäß § 29b Abs 1 Satz 3 MSchG ist ohne weiteres Verfahren antragsgemäß die gänzliche oder teilweise Aufhebung der Marke zu verfügen, wenn der Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Äußerung einbringt. Eine inhaltliche Prüfung des Widerspruchs findet in diesem Fall nicht statt ( Woller in Kucsko/Schumacher , marken.schutz³, § 29b Rz 6).
Allerdings darf das Patentamt eine international registrierte Marke infolge eines Widerspruchs nicht aufheben, sondern nur eine auf Österreich beschränkte Bestätigung der vorläufigen Schutzverweigerung vornehmen (siehe oben ad 1.1.4.). Auch § 29b Abs 1 Satz 3 MSchG ist deshalb nach Auffassung des erkennenden Senats sinngemäß - also in Zusammenschau mit den einschlägigen völkerrechtlichen Normen – dergestalt zu interpretieren, dass das Patentamt die Bestätigung der Schutzverweigerung auszusprechen hat, wenn sich der Antragsgegner innerhalb der vom Patentamt gesetzten Frist nicht zum Widerspruchsinhalt äußert, der ihm vom Internationalen Büro der WIPO gemeinsam mit der vorläufigen Schutzverweigerung unter Bekanntgabe dieser Frist mitgeteilt worden ist (im Ergebnis auch Ullrich in Kucsko/Schumacher , marken.schutz³, § 2 Rz 96; Woller in Kucsko/Schumacher , marken.schutz³, § 29b Rz 7; Donath , Das neue Widerspruchsverfahren im Markenrecht, ÖJZ 2000, 100 [101, FN 15]).
1.2.5.Gemäß § 29b Abs 4 MSchG kann ein Widerspruchsverfahren nach § 190 ZPO ua unterbrochen werden, wenn eine der streitverfangenen Marken in ihrem Bestand angefochten ist. Das ist zB der Fall, wenn der Widerspruch auf eine Unionsmarke gestützt wird, deren rechtmäßiges Bestehen vor dem EUIPO bestritten wird.
Die Anhängigkeit eines solchen vom EUIPO durchgeführten Verfahrens kann durch eine auf der öffentlich zugänglichen Webseite des EUIPO vorgenommene Recherche eruiert werden. Dennoch handelt es sich dabei um keinen iSd § 269 ZPO (iVm § 35 Abs 5 MSchG und § 120 Abs 1 PatG) allgemein bekannten Umstand (vgl RS0111112 zu Eintragungen im Grund- und Firmenbuch). Da keine Verpflichtung besteht, von Amts wegen Erkundungen über solche Tatsachen anzustellen (2 Ob 105/07s mwN), hat das Patentamt bei der Durchführung eines Widerspruchsverfahrens keine amtswegigen Nachforschungen darüber vorzunehmen, ob beim EUIPO ein Verfahren anhängig ist, dessen Ausgang für die Beurteilung des Widerspruchs präjudiziell sein könnte. Vielmehr steht es dem Gegner des Widersprechenden frei, in seiner Äußerung auf ein solches Parallelverfahren hinzuweisen und damit eine Unterbrechung zu erwirken.
2. Zu den Rekursgründen:
2.1. Zur Verfahrensrüge:
2.1.1. Die Rekurswerberin macht geltend, die Widerspruchsschrift sei ihr auf ihren Antrag hin erstmals am 12.6.2025 zugestellt worden.
Tatsächlich hat das Patentamt der Antragsgegnerin diesen Schriftsatz laut dem im Akt des Patentsamts befindlichen Schriftverkehr erst zugestellt, nachdem der Antragsgegner am 4.6.2025 einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Dieser Umstand hat aber keine rechtliche Relevanz, weil die hier einschlägigen völkerrechtlichen Normen eine Zustellung dieses Schriftsatzes nicht vorsehen. Vielmehr hat die WIPO dem Antragsgegner nur die von der nationalen Behörde ausgesprochene vorläufige Schutz-verweigerung samt bestimmten Informationen via E-Mail zuzustellen (siehe oben ad 1.1.3. iVm 1.1.5.). Das ist hier am 3.7.2024 geschehen (siehe oben S 2) und wird von der Rekurswerberin auch gar nicht in Abrede gestellt.
Die Verfahrensrüge ist daher in diesem Punkt nicht stichhältig.
2.1.2. Die Rekurswerberin rügt weiters, die Rechtsabteilung habe es verabsäumt, das Widerspruchs-verfahren bis zur Entscheidung über den von der Rekurswerberin am 29.8.2024 beim EUIPO gegen die Widerspruchsmarke gestellten Nichtigkeitsantrag zu unterbrechen.
Auch dieser Vorwurf ist unberechtigt, weil der in Rede stehende Nichtigkeitsantrag im Zeitpunkt der erst-instanzlichen Beschlussfassung nicht aktenkundig war und die Rechtsabteilung nicht verpflichtet war, in diese Richtung amtswegige Nachforschungen anzustellen (siehe oben ad 1.2.5.).
2.2. Zur Rechtsrüge:
Die Rekurswerberin führt ins Treffen, die Widerspruchsmarke sei aus näher angeführten Gründen, die von der Rekurswerberin auch in dem beim EUIPO anhängigen Nichtigkeitsverfahren (siehe dazu bereits oben ad 2.1.2) releviert würden, nichtig.
Allerdings hat sich die Antragsgegnerin innerhalb der ihr eingeräumten Frist nicht zu dem – innerhalb der in § 29a Abs 2 MSchG normierten Frist eingebrachten - Widerspruch geäußert. Die in der Rechtsrüge vorgetragenen Ausführungen sind deshalb wegen der Verletzung des Neuerungsverbots (§ 37 Abs 3 MSchG iVm § 139 Z 3 PatG) unbeachtlich.
Der angefochtene Beschluss, mit dem die Rechtsabteilung dem Widerspruch stattgegeben und die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt hat, steht daher mit § 29b Abs 1 Satz 3 MSchG in Einklang (siehe oben ad 1.2.4.).
Auch die Rechtsrüge dringt daher nicht durch, sodass dem Rekurs insgesamt kein Erfolg beschieden sein kann.
3.Angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben ist nach § 59 Abs 2 AußStrG (iVm § 139 PatG und § 37 Abs 3 MSchG) auszusprechen, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands EUR 30.000 übersteigt.
4.Der ordentliche Revisionsrekurs ist gemäß § 62 Abs 1 AußStrG (iVm § 139 PatG und § 37 Abs 3 MSchG) zulässig, weil noch keine höchstgerichtliche Judikatur zu der – vom Rekursgericht bejahten (oben ad 1.2.4.) - sinngemäßen Anwendung des § 29b Abs 1 Satz 3 MSchG auf vorläufige Schutzverweigerungen existiert.
Oberlandesgericht Wien
1011 Wien, Schmerlingplatz 11
Abt. 33, 21. Oktober 2025
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